Funk Bros.Seed Co. contra Kalo Inoculant Co. -Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.

Funk Brothers Seed Co. contra Kalo Inoculant Co.
Sello de la Corte Suprema de Estados Unidos
Disputado el 13 de enero de 1948
Decidido el 16 de febrero de 1948
Nombre completo del caso Funk Brothers Seed Co. contra Kalo Inoculant Co.
Citas 333 US 127 ( más )
68 S. Ct. 440; 92 L. Ed. 588; 1948 US LEXIS 2842; 76 USPQ ( BNA ) 280
Historia del caso
Previo 161 F.2d 981 ( 7mo Cir. 1947) (al revés)
Tenencia
Las propiedades de inhibición o no inhibición de las bacterias eran "obra de la naturaleza" y, por tanto, no estaban sujetas a ser patentadas.
Membresía de la corte
Presidente del Tribunal Supremo
Fred M. Vinson
Jueces asociados
Hugo Black  · Stanley F. Reed
Felix Frankfurter  · William O. Douglas
Frank Murphy  · Robert H. Jackson
Wiley B. Rutledge  · Harold H. Burton
Opiniones de casos
Mayoria Douglas, acompañado por Vinson, Black, Reed, Frankfurter, Murphy, Rutledge
Concurrencia Salchicha
Disentimiento Burton, acompañado por Jackson
Leyes aplicadas
35 USC § 31

Funk Brothers Seed Co.v. Kalo Inoculant Co. , 333 US 127 (1948), es unadecisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en la que la Corte sostuvo que una implementación aparentemente trivial de un principio natural o fenómeno de la naturaleza no es elegible para una patente. .

Antecedentes de hecho

Las plantas leguminosas pueden tomar nitrógeno del aire y fijarlo en la planta para convertirlo en compuestos orgánicos nitrogenados. La capacidad de estas plantas para fijar nitrógeno del aire depende de la presencia de bacterias que infectan las raíces de la planta y forman nódulos en ellas. Estas bacterias incluyen seis especies del género Rhizobium . Ninguna especie trabaja con todas las especies de leguminosas, pero cada una trabaja con diferentes grupos de esas plantas. Además, diferentes especies de bacterias Rhizobia producen un efecto inhibitorio entre sí cuando se mezclan.

Estas bacterias se han empaquetado durante mucho tiempo para la venta y el uso por parte de los agricultores en la inoculación de semillas de plantas leguminosas, y cada paquete contiene solo una especie de bacteria nódulo de la raíz, para evitar el efecto de inhibición mutua. Por lo tanto, el inoculante envasado podría usarse con éxito solo en plantas del grupo particular correspondiente a esta especie bacteriana. Por lo tanto, si un agricultor tuviera cosechas de trébol, alfalfa y soja, tendría que usar tres inoculantes separados.

El titular de la patente descubrió que hay cepas de cada especie de bacterias de los nódulos de las raíces que no ejercen un efecto mutuamente inhibidor entre sí. Así, pudo proporcionar un cultivo mixto de Rhizobia capaz de inocular plantas pertenecientes a varios grupos. Kalo aprovechó la invención reivindicada vendiendo envases multipropósito que contenían una mezcla de diferentes especies de Rhizobia aptas para diferentes plantas. Funk infringió vendiendo paquetes similares y Kalo demandó por infracción de patente. Si bien la patente reivindicaba tanto el método de producción de un inoculante multipropósito mediante la mezcla de cepas de Rhizobia mutuamente no inhibidoras como el producto inoculante que comprende una mezcla de cepas de Rhizobia mutuamente no inhibitorias, el caso ante el Tribunal solo involucraba las afirmaciones del producto.

Opinión de la Corte Suprema

La opinión mayoritaria (según el juez Douglas ) sostuvo que las propiedades de inhibición o no inhibición en las bacterias eran "obra de la naturaleza" y, por lo tanto, no estaban sujetas a ser patentadas. "[Los padres no pueden emitir para el descubrimiento de los fenómenos de la naturaleza". La Corte agregó:

Las cualidades de estas bacterias, como el calor del sol, la electricidad o las cualidades de los metales, son parte del depósito de conocimientos de todos los hombres. Son manifestaciones de las leyes de la naturaleza, gratuitas para todos los hombres y reservadas exclusivamente a nadie. Quien descubre un fenómeno de la naturaleza hasta ahora desconocido no tiene derecho a un monopolio reconocido por la ley. Si ha de haber invención a partir de tal descubrimiento, debe provenir de la aplicación de la ley de la naturaleza a un fin nuevo y útil.

El tribunal de apelaciones consideró que empaquetar las cepas no inhibidoras juntas iba más allá del descubrimiento de un fenómeno de la naturaleza y confería patentabilidad, porque una “nueva y diferente composición de cepas no inhibidoras… aportaba utilidad y economía a la fabricación y distribución de inoculantes comerciales. " Pero la Corte Suprema no estuvo de acuerdo y dio marcha atrás porque "la agregación de especies no llegó a constituir una invención en el sentido de los estatutos de patentes". La Corte explicó:

La agregación de cepas selectas de varias especies en un solo producto es una aplicación de ese principio natural recién descubierto. Pero por ingenioso que haya sido el descubrimiento de ese principio natural, su aplicación es apenas más que un avance en el envasado de los inoculantes. Cada una de las especies de bacterias de los nódulos de las raíces contenidas en el paquete infecta al mismo grupo de plantas leguminosas que siempre infectaba. Ninguna especie adquiere un uso diferente. La combinación de especies no produce bacterias nuevas, no produce cambios en las seis especies de bacterias y no aumenta el rango de su utilidad. Cada especie tiene el mismo efecto que siempre tuvo. Las bacterias actúan de forma natural. Su uso en combinación no mejora de ninguna manera su funcionamiento natural. Sirven a los fines previstos originalmente por la naturaleza y actúan con bastante independencia de cualquier esfuerzo del titular de la patente.

… La aplicación de este principio natural recién descubierto al problema del envasado de inoculantes bien puede haber sido un avance comercial importante. Pero una vez que se descubrió el secreto de la naturaleza de la calidad no inhibitoria de ciertas cepas de la especie de Rhizobium, el estado de la técnica hizo que la producción de un inoculante mixto fuera un paso simple. Aunque pudo haber sido producto de la habilidad, ciertamente no fue producto de la invención. No hay forma de que podamos llamarlo así a menos que tomemos prestada la invención del descubrimiento del principio natural mismo. Es decir, no hay invención aquí a menos que sea invención el descubrimiento de que ciertas cepas de las diversas especies de estas bacterias no son inhibitorias y, por tanto, pueden mezclarse de forma segura. Pero no podemos sostenerlo sin permitir que se expida una patente sobre uno de los antiguos secretos de la naturaleza ahora revelados.

… Dado que llegamos a la conclusión de que las reivindicaciones del producto no revelan una invención o descubrimiento en el sentido de los estatutos de patentes, no consideramos si los demás requisitos legales… se satisfacen.

Justificación y desarrollos posteriores

El Tribunal resolvió este caso en virtud del estatuto de patentes vigente antes de la recodificación de 1952, que distinguía la obviedad de la "invención". Por lo tanto, no es seguro a partir del lenguaje utilizado si el Tribunal sostuvo que la invención reivindicada era demasiado obvia para justificar una patente o, como parece más probable, que cuando el descubrimiento de un fenómeno de la naturaleza se implementa de una manera aparentemente trivial, el sujeto la materia no es elegible para patente.

Sin embargo, sobre la base de cómo las opiniones posteriores de la Corte Suprema, como Gottschalk v. Benson y Parker v. Flook , tratan a Funk , parece que la opinión es una sobre la elegibilidad de la patente .

Una opinión de un tribunal inferior que ilustra la aplicación de la doctrina del caso Funk es Armor Pharmaceutical Co. contra Richardson Merrell, Inc. En ese caso, el titular de la patente deseaba administrar tripsina por vía oral para su uso como antiinflamatorio. Descubrió que la tripsina podía absorberse eficazmente en la parte inferior del intestino delgado (íleon). Sin embargo, los ácidos del estómago destruyeron la tripsina. El titular de la patente propuso y reclamó el recubrimiento de tripsina con un recubrimiento entérico ( recubrimiento resistente al ácido del estómago), que permitía que la tripsina pasara a través del estómago hasta el intestino delgado sin dañarla para ser absorbida y luego actuaría como un antiinflamatorio o antiinflamatorio. analgésico. Sin embargo, el recurso del recubrimiento entérico ya se conocía para otros productos. La Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de los Estados Unidos anuló la patente sobre la base de Funk :

Nuestra lectura de la opinión de la Corte Suprema en Funk nos lleva a concluir que la prueba de patentabilidad de un fenómeno natural es la siguiente: ¿Un artesano, conociendo el fenómeno natural recién descubierto, requeriría más que una habilidad ordinaria para descubrir el proceso mediante el cual aplicar ese fenómeno? fenómeno como lo había hecho el titular de la patente? Una vez que se descubrió el secreto de la naturaleza de que el íleon absorbería la tripsina, cualquier artesano habría conocido el proceso de recubrimiento entérico de la tripsina para permitirle pasar a través del ambiente ácido del estómago y continuar hacia el íleon ... Aplicación [del inventor] de ese principio recién descubierto tendría que ser inventivo para sustentar [la] patente.

Por lo tanto, el tribunal sostuvo que, según Funk, la forma de implementación de un principio natural debe ser en sí misma patentable, como sostuvo posteriormente Parker v. Flook .

Referencias

enlaces externos