Czarnik contra Illumina Inc. -Czarnik v. Illumina Inc.
| Czarnik contra Illumina Inc. | |
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| Corte | Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware |
| Decidido | 13 de julio de 2006 |
| Acusado | Illumina, Inc. |
| Demandante (s) | Anthony Czarnik |
| Cita (s) | 437 F. Supp. 2d 252 (Fed. Cir. 2006). |
| Membresía de la corte | |
| Juez (s) sentado | Joseph James Farnan Jr. |
Czarnik contra Illumina Inc. , 437 F. Supp. 2d 252 (D. Del. 2006), fue uncaso de derecho de patentes de los Estados Unidos ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware . En su fallo, el tribunal de distrito fue el primer tribunal que sostuvo que el daño a la reputación podría ser suficiente para establecer la legitimación en una acción de corrección del inventor nombrado bajo 35 USC § 256. Ese fallo llevó a una división entre los tribunales de distrito que aún no se ha establecido definitivamente. resuelto.
Fondo
Anthony Czarnik era químico y uno de los fundadores de Illumina , donde se desempeñó como director científico de 1998 a 2000. Tuvo una disputa con sus cofundadores, que finalmente lo llevó a su despido. En el momento de su partida, Illumina había presentado varias solicitudes de patente que incluían a Czarnik como inventor o coinventor. Casi un año después de que Czarnik dejara Illumina, un abogado de patentes de la empresa envió a Czarnik una carta informándole que Illumina había seguido presentando solicitudes de patente en las que la empresa creía que Czarnik era un coinventor, basándose en parte en formularios de divulgación de invención que incluían a Czarnik como tal. Illumina solicitó a Czarnik que asignara todos los derechos de las patentes a la empresa, como lo había hecho mientras estaba empleado. Mientras revisaba las patentes y solicitudes de Illumina pendientes ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), Czarnik descubrió que Illumina había presentado y procesado numerosas patentes que contenían sus invenciones, sin identificarlo como inventor. Czarnik envió cartas a la USPTO, solicitando una corrección de la autoría de las patentes y solicitudes pendientes, pero la USPTO no respondió.
En junio de 2005, Czarnik demandó a Illumina, buscando correcciones de inventor bajo 35 USC § 256, buscando sentencias declaratorias de inaplicabilidad de la patente y alegando un reclamo de fraude de la ley estatal. La sección 256 de la Ley de Patentes establece: "Siempre que ... por error no se nombre a un inventor en una patente emitida, el Director [de la USPTO] puede ... emitir un certificado que corrija dicho error". Si el propietario de la patente no solicita voluntariamente el cambio, un inventor omitido puede presentar un reclamo en un tribunal federal. Czarnik alegó en su denuncia que "sufrió daños a su reputación y posición dentro de la comunidad científica" y no recibió los beneficios de reputación de ser nombrado inventor. También alegó que no pudo unirse a una empresa de nueva creación, lo que resultó en una pérdida de aproximadamente $ 1 millón.
Tribunal de Distrito
Después de que Czarnik presentó una queja enmendada, Illumina presentó una moción de desestimación . Illumina argumentó que Czarnik carecía de legitimación para presentar su reclamo bajo 35 USC § 256; como alternativa, el Demandado argumentó que 35 USC § 256 es inaplicable a las solicitudes de patente pendientes. Illumina también argumentó que no había ningún caso o controversia en el que se pudiera basar una acción de sentencia declaratoria y que Czarnik no había presentado un reclamo por fraude bajo la ley de Delaware .
El tribunal de distrito primero explicó que un demandante debe cumplir con los requisitos legales del artículo III de la Constitución de los Estados Unidos para poder presentar una demanda en un tribunal federal. Por lo tanto, Czarnik tenía la carga de demostrar (1) un daño de hecho, (2) una conexión causal entre el daño y la conducta denunciada, y (3) que el daño era reembolsable. En los casos de inventor omitido, el demandante debe demostrar que ha sufrido algún tipo de consecuencia pecuniaria para tener legitimación; El mero daño a la reputación es generalmente insuficiente para establecer una reputación. Illumina argumentó que Czarnik simplemente sufrió daños en la reputación y, por lo tanto, no tenía legitimidad.
El tribunal de distrito señaló que el Circuito Federal , en Chou contra la Universidad de Chicago , había sugerido in dicta que "no es inverosímil" que el daño a la reputación pudiera satisfacer los requisitos legales de 35 USC § 256. En Chou, el tribunal de apelaciones señaló que " ser considerado un inventor de un tema importante es una marca de éxito en el campo de uno ... Las consecuencias pecuniarias pueden derivarse de ser designado inventor ". El tribunal de distrito sostuvo que la desestimación de la reclamación §256 de Czarnik por falta de legitimación no era apropiada, y señaló que "el demandante ha alegado que ha sufrido daños a su reputación y posición en la comunidad científica. Como resultado, el demandante alega que ha sido incapaz de asegurar un puesto en una empresa de nueva creación y ganar un salario comparable a su salario en Illumina ".
En cuanto al argumento alternativo de Illumina, el tribunal de distrito señaló que con respecto a las solicitudes pendientes, Czarnik había solicitado al tribunal que emitiera una orden en la que ordenara a la USPTO que corrigiera la autoría de las solicitudes pendientes, basándose en el 35 USC 116. El tribunal distinguió la Sección 116 de Sección 256 y estuvo de acuerdo con Illumina en que el tribunal no tenía autoridad legal para ordenar correcciones a las solicitudes pendientes. El tribunal también encontró que no había ningún caso o controversia en relación con los reclamos de una sentencia declaratoria y desestimó esos reclamos, pero encontró que Czarnik había alegado elementos de un reclamo de fraude de la ley estatal. Por lo tanto, el tribunal concedió en parte la moción de Illumina y la negó en parte.
Significado
La celebración en Czarnik v. Illumina Inc. fue la primera vez que un tribunal sostuvo que el daño a la reputación era suficiente para satisfacer el requisito de legitimación de una corrección de la reivindicación inventor. El Czarnik gobernante desde entonces ha sido invocada por múltiples cortes para la proposición de que el daño a la reputación puede conferir pie sobre un demandante seguir una reclamación en virtud de 35 USC § 256. Por ejemplo, en Hoang v. Abbott Laboratorios , la Corte de Distrito para el Distrito Norte of Illinois declaró que "un tribunal determinó que un demandante tenía derecho a hacer valer un reclamo en virtud de la sección 256 por presunto daño a su reputación", haciendo referencia a Czarnik . Los tribunales y los juristas han caracterizado esta idea como un "derecho moral al crédito". Sin embargo, otros tribunales han rechazado la teoría, lo que ha llevado a una división entre los tribunales de distrito que aún no se ha resuelto definitivamente; sin embargo, el Circuito Federal en Shukh v. Seagate Technology LLC sostuvo que "el daño concreto y particularizado a la reputación puede dar lugar a la legitimación del Artículo III". Esto es cierto "incluso cuando un empleado ha cedido todo su interés en una invención y no puede iniciar una acción por infracción". El fallo de Czarnik fue citado para demostrar que los tribunales tienen jurisdicción para declarar y corregir inventores por patentes emitidas, pero no solicitudes de patentes, donde la autoridad para declarar y corregir inventores por solicitudes de patentes "pertenece exclusivamente a la USPTO". En cuanto a las reclamaciones de fraude de derecho consuetudinario , se citó el fallo de Czarnik para mostrar que una alegación de fraude de derecho consuetudinario debe demostrar daños reales, donde daños tales como una demora en la adjudicación de un contrato, viajes de negocios para responder a la conducta de una parte adversa y tener que discutir la conducta de una parte adversa con los clientes era demasiado especulativo para ser considerado.